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2005. 06.01

スミスクライン:本質的新規性欠如の原理の拡大が化学物質特許に及ぼす影響

最新のスミスクライン対アポテックス事件で連邦巡回区裁判所が判示したところによると、化合物のクレームは、たとえ当該化合物が当該特許の出願前に存在したという証拠がなくても、当該化合物の生成を可能にする引例によって本質的に新規性を喪失する。これは、薬剤の使用方法の記述が当該薬剤による治療を受けた患者の体内で形成される代謝産物についての後のクレームの新規性を本質的に喪失させるとする、近時のシェリング対ジュネーブ判決の本質的新規性欠如の原理を強化し拡大するものと思われる。シェリング判決の基準の下では、その物質の存在も構造も認識されていなくても、特許が出願される前に当該物質が形成されていたことが証拠によって示されれば特許クレームが無効とされる。今度のスミスクライン判決の基準では、たとえクレームされている物質が検出可能な量生成されなかったとしても、また場合によってはクレームされている物質がまったく存在しなかったとしても--それが当該出願前に開示された方法で生成される可能性がある限り--本質的な新規性欠如により特許が無効化され得る。本稿では、スミスクライン判決の概要を伝え、このような状況下においても保護を可能にするためのクレーム作成戦略を提案する。

最新のスミスクライン判決は、薬剤候補化合物の臨床試験が当該化合物の特許出願を無効化する公用に該当し得るとしてトラブルのもとになっていた以前の連邦巡回区判決を破棄した。しかし、スミスクライン判決は、破棄した判決の代わりに同じ特許を別の理由で無効とするものである。この新しい判決は、薬品およびバイオテクノロジーの特許に特に大きな影響を及ぼす問題を提起している。事実、ニューマン判事はこの新判決が「抗生物質、ホルモン、抗体、その他従来知られておらず、あるいは未分離の無数の生成物の特許性」に疑問を投げかけると述べている(注1)

スミスクライン事件は、10億ドル商品である薬剤パキシル(Paxil)®の活性成分である塩酸パロキセチン(PHC)をめぐる訴訟である。スミスクラインはパキシル®を1993年に発売したが、その頃には当初のPHCの「無水」体の特許は失効していた。だが、同社はその無水体を登録せず、代わりにパキシル®として登録された薬剤は半水化物で、製薬開発中に発見された新型の結晶形であった。この半水化物はPHCの2分子に対して1分子の水を含有する。水分子を含まないPHC無水物より取り扱いが容易であり、これについての特許は2006年まで失効しない。

アポテックスは1998年に、失効した特許にしたがってPHC無水物の製造を計画し、簡略化新薬申請(ANDA)を行った。アポテックスは、ANDAの一環として、その製品が半水化物特許を侵害しないと述べた。スミスクラインは、アポテックスの製品は侵害していると主張して提訴した。スミスクラインは、半水化物の結晶核が存在する設備ではある程度の半水化物の形成は不可避であり、またアポテックスのプラントには結晶核が存在することを証拠が示していると主張した。スミスクラインは、よって、アポテックスはある程度の半水化物を生成することなくPHC無水物を製造することはできない、あるいはアポテックスが作るPHC無水物は半水化物の結晶核と水分にさらされるために半水化物に変化すると主張する。

争点となるのはクレーム1、「結晶質塩酸パロキセチン半水化物」のみである(注2)。今回破棄された最初の判決では、裁判所は、半水化物が米国特許出願の12ヶ月以上前に公用されているとしてクレーム1を無効とした(注3)。その公用とされた行為は、どんな化合物が試験されているかを医師と患者が知っている臨床試験であった(注4)。スミスクラインは、この臨床試験は「試験的使用」であり、公用とは見なされないと主張した。しかし裁判所は、この臨床試験はもっぱら抗うつ薬としての半水化物の安全性と有効性を試験したものであり、クレームされている「結晶質塩酸パロキセチン半水化物」の特性または限定を試験したものではなく、したがってこれはクレーム1に関する「試験的使用」ではないと判示した。よって、その臨床試験が公用と見なされ、それが当該特許の出願より12ヶ月以上前に行われているため、クレーム1は無効とされた。

連邦巡回区裁判所は、大法廷(ローリー判事を除く全判事が出席)で、最初の判決のうち公用に関する部分を破棄した。これは、ほとんどの判事が最初の判決に不快感を持っていたことを示唆する。今日同じ事実関係の事件が生じたら、連邦巡回区裁判所はおそらくこの臨床試験を公用ではなく試験的使用とみなすだろう(注5)。残念ながら、裁判所は最初の判決を破棄する理由を論じていないため、これらの事実関係の下でどのような判断となるかは確実には言えない。裁判所大法廷は、本件の一回目の審問を行ったのと同じ判事で構成される合議体へ単に差し戻し、同合議体はただちに新判決を下した。

この新判決では、裁判所は、破棄された判決のうち、化学物質発明の特許権者にとって重要な判示事項の一部は明確に維持した。裁判所は、半水化物のクレームは、たとえ検出不可能な少量であっても、あらゆる量の半水化物をカバーし、アポテックスの製品にたとえ検出不能な一粒であっても半水化物結晶が含まれていればアポテックスは半水化物特許を侵害すると改めて判示した(注6)。クレーム1は典型的な化合物クレームであるため、ほとんどの化合物クレームは、クレームされている物質をわずかでも製造、販売または使用されれば同様に侵害とされるであろうことを示唆する。

スミスクライン事件では、裁判所はアポテックスが実際に製造した物質が当該特許を侵害したかどうかの判断はしていないことを認識しておく必要がある。この裁判は現実の侵害ではなくANDAに基づくものであるため、裁判所は、アポテックスが将来PHCを製造したら特許を侵害することになるかどうかを予想して判断しなければならなかった。アポテックスはすでに何バッチもPHCを製造していたが、それはもっぱら自社のジェネリック医薬品登録のためであって、これらのバッチは、合衆国法律集第35編、ハッチ・ワックスマン法§271(e)(1)がジェネリック医薬品の登録の目的での当該活動を許可しているので侵害とならない。したがって、アポテックスがすでに製造したPHCは、半水化物特許の失効前にアポテックスに販売用PHCの製造が許可された場合に何が起こるかに関する単なる証拠である。事実審理の際の証拠は、アポテックスの製品に、おそらく検出できるほどの量ではないが少なくともごく微量の半水化物が含まれるだろうことを示した。したがって、控訴裁判所はアポテックスの製品はいかなる量の半水化物をもカバーする当該特許のクレーム1を侵害するだろうと判示した。

クレーム1は、その有効性の検討に当たっても同じ権利範囲を与えられた。つまり、検出できない微量でも特許を侵害するのだから、それが出願前に存在していれば新規性がないとして特許を無効化し得る。裁判所は、スミスクラインが主張したとおり、失効した特許の方法において少なくともごく微量の半水化物が生成されただろう、このため、この化合物自体はスミスクラインが半水化物について特許を出願した時点で新規ではなかったことになると認定した。裁判所は、半水化物の製造に無水物の製造プロセスと異なるプロセスが必要だという明白な証拠がないことを理由に、この半水化物がそれ以前は知られても、認知もされていなかったとしても、失効した特許の方法により通常の技量を有する者に、この半水化物を製造することができたと結論付けた。したがって、失効した特許は半水化物特許のクレーム1の新規性を「本質的に」喪失させた。

もちろん、本質的新規性欠如の原理は新しいものではないが、今度のスミスクライン判決によってその範囲が拡大されたようである。近時のシェリング対ジュネーブ事件は、化合物特許における本質的新規性欠如の基準を明確にした。シェリング判決では、当該代謝産物が当該薬品の先行する使用によって本質的に新規性を喪失していることを理由に薬品代謝産物のクレームは無効とされた(注7)。この薬品を摂取するとこの代謝産物は「必然的かつ不可避的に」形成されることを、証拠が示している。この薬品は864名の患者に投与され、この代謝産物については「その全員に測定可能な量が形成された」のである。シェリング裁判では、本質的に新規性の欠如する代謝産物が、実際には検出されていなかったとしても、常に測定可能な量で形成されていたことが重要だったようである。裁判所はまた、この代謝産物がこの薬品の活性型であることにも注目した。こうしてシェリング判決は、薬品の代謝産物は、この薬品を患者に与える方法によって本質的に新規性を喪失していると判示したのである。本質的新規性欠如が生じるためには、当該代謝産物が常に形成され、かつそれが先行技術の実施の自然の結果である限り、その代謝産物の存在も構造も認識されている必要はない。しかし、シェリング判決は、代謝産物の量や活性が重要であるとは明示しなかった。

スミスクライン事件では、裁判所は、PHC特許の方法が検出可能な量の半水化物を生成する、あるいは半水化物特許出願の出願日以前にわずかでも半水化物が形成されたという、明白で説得力のある証拠がないにもかかわらず本質的新規性欠如を認定した(注8)。これは、たとえ検出可能または相当の量の物質が特許出願日前に存在していなくても、本質的新規性欠如が生じ得ることを示唆する。

スミスクライン判決は、本質的新規性欠如に必要なのはもっぱら実施可能な開示のみであり、本質的に開示されている対象物についての認識も具体化も関係ないと述べている(注9)。しかし、どの時点で実施可能性が評価されるべきかは明らかではない。1975年に化合物PHCの出願がされたときに特許の切れた方法が半水化物を生成したという証拠はなかった。実際、控訴裁判所は、スミスクラインの1985年の発見以前に半水化物が存在した「明白で説得力のある」証拠はまったくないという事実審裁判所の認定事実を容認した。また、同裁判所は「純粋なPHC無水物を[半水化物の]特許基準日以前に製造することが実際に可能であったかどうかは無関係である...[PHC]特許は、自然に半水化物生成の結果を伴うPHC無水物の製造方法を開示している」とも述べている。事実審裁判所は単に、半水化物が結晶核の存在する環境中でのPHC製造の「自然の結果」と結論しているに過ぎず、また1985年あるいは1984年以前に半水化物の「結晶核」の出所の証拠がないことから、これは、裁判所が当該特許の基準日後のいずれかの時点で実施可能性を評価したことを示すものと思われる。

全面的再審理申し立ての却下に異議を述べるニューマン判事の意見にあるように、この新判決は、「その科学種をクレームする特許の出願日以前に、その存在が知られておらず、また検出されていなくても、自然界のどこかに存在している抗生物質、ホルモンまたは抗体」の特許の有効性への疑問を惹起する。このような広範な本質的新規性欠如の原理は、一つの記述されたプロセスに、化合物Xが関係しているか、期待されていたか、または検出されたかどうかに関わりなく、そのプロセスの実施が少なくともごく微量の化合物Xを生成することを後日証明することで、当該記述されたプロセスから生じうるすべての化合物Xの新規性を失わせることを許容するように思われる。

この判決には、通常とは異なる要素が2つある。第1に、連邦巡回区裁判所の合議体は、先行技術の方法が必然的にいくらかの半水化物を生成することを事実と認定しているようだ。しかし、事実審裁判所によれば、これは結晶核のある設備においてのみ「事実」とされたのである。第2に、控訴裁判所は、先の連邦巡回区判決の大法廷での再審理を否決する決定をする一方で、明らかに合議体の新判決の理由につき議論したようだ。というのは、スミスクライン事件の合議体の一員ではなかったニューマン判事が新判決への反対を理由とする反対意見を書いているからである。最初の判決の再審理を行うか否かの決定には別の結論を考慮する必要はないのだから、これは奇妙なことである。もっと重要なのは、判事の過半数が議論し、この新判決を承認したことを示唆している点である。よって、スミスクライン判決は広範な本質的新規性欠如原理が連邦巡回区裁判所によって一般的に承認されていることを示唆している。

論理的には、スミスクライン事件の結果、アポテックスは失効したPHC特許を実施することを許されるべきである。結局それが、特許が企図する社会的な取引の中核をなすものである。連邦巡回区裁判所はこの結果を導いた。しかし、本質的新規性欠如原理の拡大の影響は、一定の化学発明の特許権者にとって不利なものになるだろう。ローリー判事とニューマン判事は、本質的新規性欠如原理が幅広すぎると見てシェリング事件の大法廷での再審理申し立ての却下に反対した。スミスクライン判決はこの原理をいっそう拡大するものと思われ、ニューマン判事の最新の注釈を促した。方針としては、広範な本質的新規性欠如原理がいいかどうか不明である。これは特許権者を、自分の特許が、おそらく自分の研究と密接な関係もない引例によって無効化されるかもしれないという不快な立場におくことになる。たとえば、製薬事業に伴う新規化合物の特許が、後日その化合物が何か別の薬品の代謝産物であることが示されれば、たとえその別の薬品が無関係と思われる目的で使用されたとしても、無効化されかねない。このような不確実性の高まりは、研究や特許の形式での開示へのインセンティブを低下させる。

スミスクラインにとって本事件は重要であるため、いずれ再浮上するものと思われる(注10)。しかし今のところは、これは、たとえば既知の化合物の新規多形体、分離された天然物質、または薬品の代謝産物など、出願以前に存在している可能性のある化学種のクレームを起案する際に特許出願人は特に注意するべきであるという、注意喚起の役目を果たすべきである。たとえば、「化合物X」のクレームは、Xが先行技術の方法によって生成または実現できるという後日の発見によって新規性を喪失するかもしれない。しかし、「実質的に純粋な」化合物Xのクレームは簡単には新規性を失わず、「化合物Xを含む製薬用合成物」のクレームは新規性を失わないかもしれない。もちろん、「実質的に純粋な化合物X」のクレームは競争相手がXを含む混合物を作ることを止められないかもしれない。だから、Xを含む製薬用合成物もクレームに含め、あるいは少なくとも一定の割合のXを含む混合物のクレームも作るのが賢明かもしれない(注11)。この事件は、複数のタイプのクレーム(用法、組み合わせ、処方、プロダクトバイプロセス)を使用することの重要性も再認識させる。なぜなら、好んで使われる化合物クレームがこの例で最も簡単に無効化されることが証明されているからである。化合物クレームはこの基準の下で新規性を失うかもしれないが、その用法や製造方法のクレームは有効な保護策になるかもしれない。そのようなクレームは、アポテックスが微量の半水化物を含むPHCを製造することを阻止できないだろう、しかし、一般的にいって、特許出願人がその主たる発明についての一定の保護を維持することを確実なものとなす。本質的新規性欠如の原理のこのような拡大は、なぜ化学発明の発明家が、その発明と事業戦略、そして常に変化を続ける米国特許法の現状と動向を理解する熟練した特許弁護士と協議してクレーム作成戦略を立てるべきなのかを例証する。

注1) スミスクライン・ビーチャム社対アポテックス社事件。03-1285, -1313, 2005 U.S. App. LEXIS 5675, 2005 WL 788426 (Fed. Cir. 2005)。大法廷判決と新判決、連邦巡回区裁判所のウェブサイト、www.fedcir.govの2005年4月8日のデイリーログでも閲覧可能。
注2) これが米国特許4,721,723号の第1クレームの全体であり、これがスミスクラインによって主張された唯一の特許クレームである。
注3) スミスクライン・ビーチャム社対アポテックス社事件。365 F.3d 1306, 70 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 2004)。
注4) 記録からは、この臨床試験に関与した医師および被験者が一切の守秘義務を負っていなかったことが示唆される。化合物についての知識も機密保持契約の不存在も、いずれも必ずしもその臨床試験の公用性を示すものではないが、適当な機密保持契約があれば当該臨床試験が公用と見なされることはなかっただろう。
注5) 特定の利用が「公用」であるか「試験用」であるかは、裏付け事実に基づいて裁判所が決定する(これは法の問題である)。この事件では、裁判所は最初の判決によって作られた先例に同意しなかったのかもしれないし、あるいは判決が正しくないというより判決の基礎になる事実記録が不十分だと感じたのかもしれない。
注6) 地方裁判所は、このクレームが検出不可能な量の半水化物を含むのならばこのクレームは不明確であり、それゆえに無効であると述べた。そして、このクレームを検出可能または「商業的に有意な」量の半水化物を要求するものと解釈した。スミスクライン・ビーチャム社対アポテックス社事件。247 F. Supp. 2d 1011 (N.D.III. 2003)。しかし、連邦巡回区裁判所がこのクレーム解釈を覆し、このクレームは、いかなる量であっても、たとえ唯一つの検出不可能な結晶であっても対象に含むと判示した。
注7) シェリング社対ジュネーブ薬品社事件。339 F. 3d 1373 (Fed. Cir. 2003)。
注8) 地方裁判所は、スミスクラインが製造したPHCのバッチに半水化物が含まれていた1984年12月以前にはこの半水化物はまったく存在しなかったとの「絶対的な確信を持っている」専門家の証言を聞いた。しかし裁判所は、「半水化物型のパロキセチンがいつ存在を始めたかはだれにもわからない」と認定した. Supp. 2d 1011, 1022(N.D.I11. 2003)。
注9) 本質的新規性欠如は、欠落しているクレーム限定が先行発明の実施によって必然的に生起する場合に限って生じるといわれることが多い。たとえばトロ社対ディーア社事件、355 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2004)を参照のこと。この半水化物が、失効した特許の方法を実行すると必然的に生じるかどうかは明確ではない。結晶核のない環境中、またはこの半水化物の特許に至った発見の前にはまず生じない。
注10) あるいは違うかもしれない。スミスクラインは最近になって、本件訴訟に関連する反トラスト法訴訟の和解をし、スミスクラインがパキシル®に関する特許独占を延長するためにごまかしの訴訟を行っているとの訴えの和解のために消費者グループに6,500万ドルを支払うことに合意した。ニコルス対スミスクライン・ビーチャム社事件、00-cv-6222 (E.D.Pa. 2005)。
注11) 事実、この半水化物に関するスミスクラインの特許は「実質的に純粋な」半水化物についてのクレームを含む。しかし、アポテックスが製造したPHCのサンプルは、全部とは言わないまでも主として無水物の形態だったため、これらのクレームはアポテックスに対して信憑性高く主張することはできなかった。それで、これらのクレームは訴訟に持ち込まれず、無効とされることもなかったし、スミスクラインがアポテックスによるごく微量の半水化物を含むPHC製造を排除するための役に立つこともなかった。


SmithKline: How the Expanding Inherent Anticipation Doctrine Affects Chemical Patents

According to the Federal Circuit's holding in the latest SmithKline v. Apotex case, a patent claim to a compound is inherently anticipated by a reference that enables preparation of that compound, even without evidence that the compound existed before the patent application was filed. This seems to reinforce and broaden the inherent anticipation doctrine of the recent Schering v. Geneva decision, where a description of methods to use a drug inherently anticipated later claims to a metabolite formed in the bodies of patients treated with that drug. Under the Schering standard, a patent claim was invalid because evidence showed that the substance had been formed before the patent application was filed, even though neither its existence nor its structure was recognized. Under the new SmithKline standard, inherent anticipation can invalidate a patent even though the claimed substance was not formed in detectable quantities, and possibly even if the claimed substance never existed--as long as it could have been made by methods disclosed before the application was filed. This article summarizes the SmithKline decision and suggests claim drafting strategies that may provide protection in such situations.

The latest SmithKline decision vacates a troubling prior Federal Circuit decision, which held that a clinical trial of a drug candidate compound could be a public use that would invalidate a patent claiming the compound. However, SmithKline replaces the vacated decision with a new one invalidating the same patent for a different reason. The new decision raises issues that especially impact pharmaceutical and biotechnology patents. In fact, Judge Newman said the new decision calls into question "the patentability of antibiotics, hormones, antibodies, and myriad other previously unknown or unisolated products."1

The SmithKline case revolves around paroxetine hydrochloride (PHC), the active ingredient in the billion-dollar drug Paxil®. SmithKline launched Paxil® in 1993, about the time the patent on the original "anhydrate" form of PHC expired. However, the company did not register the anhydrate form: the drug registered as Paxil® is a hemihydrate, a novel crystal form that was discovered during drug development. The hemihydrate contains one molecule of water for every two molecules of PHC. It is easier to handle than the anhydrate form of PHC, which contains no water molecules; and the patent claiming it will not expire until 2006.

Apotex filed an ANDA in 1998, proposing to make PHC anhydrate according to the expired patent. As part of its ANDA filing, Apotex stated that its product would not infringe the hemihydrate patent. SmithKline sued, alleging that the Apotex product would infringe. According to SmithKline, formation of some of the hemihydrate is unavoidable in a facility that is seeded with crystals of the hemihydrate, and the evidence showed that Apotex's plant has been seeded. SmithKline asserted that now Apotex could not produce PHC anhydrate without making some hemihydrate, or that PHC anhydrate made by Apotex would convert into hemihydrate because it would be exposed to hemihydrate seed crystals and moisture.

Only claim 1 was in issue: "Crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate."2In the first decision, now vacated, the court invalidated claim 1 because the hemihydrate was in public use more than 12 months before the U.S. patent application was filed.3 The public use was a clinical trial in which the doctors and patients knew what compound was being tested.4 SmithKline claimed the clinical trial was an 'experimental use,' which is not considered a public use. However, the court held that the clinical trial only tested the safety and efficacy of the hemihydrate as an antidepressant, not any claimed feature or limitation of "crystalline paroxetine hydrochloride hemihydrate"; therefore it was not an 'experimental use' with respect to claim 1. Because the clinical trial was deemed a public use and occurred more than 12 months before the patent application was filed, it invalidated claim 1.

The Federal Circuit vacated the public use portion of its original opinion while sitting en banc (all the judges participated except Judge Lourie). That suggests that most of the judges were uncomfortable with the first opinion. If the same factual situation arose today, the Federal Circuit would probably view the clinical trial as an experimental use rather than a public use.5 Unfortunately, the court did not discuss its reasons for vacating the first holding, so the outcome on those facts is not certain. The en banc court simply remanded the case to the same panel who heard it the first time, and the panel immediately published a new opinion.

In its new opinion, the court pointedly retained some of the holdings from the vacated opinion that are important to patentees of chemical inventions. The court reiterated its holdings that the claim to the hemihydrate covers any amount of hemihydrate, even if the amount is not detectable, and that Apotex would infringe the hemihydrate patent if its product contained even a single undetectable crystal of the hemihydrate.6 Since claim 1 resembles a typical compound claim, this suggests that most compound claims would likewise be infringed by the manufacture, sale, or use of any amount of the claimed substance.

It is important to recognize that the court in SmithKline was not deciding whether material actually made by Apotex infringed the patent claim. Because this suit was based on an ANDA filing rather than on actual infringement, the court had to determine prospectively whether Apotex would infringe if it manufactured PHC in the future. Apotex had already made batches of PHC, but only for registering its generic drug: those batches did not infringe because the Hatch-Waxman Act, 35 U.S.C. § 271(e)(1), permits such activities for the purpose of registering a generic drug. Thus the PHC already made by Apotex was only evidence of what would happen if Apotex were permitted to manufacture PHC for sale before the hemihydrate patent expired. The evidence at trial showed that Apotex's product would contain at least traces of the hemihydrate, although perhaps not a detectable amount. The appeals court therefore held that Apotex's product would infringe claim 1 of the patent, which covered any amount of the hemihydrate.

Claim 1 was given the same scope for analysis of its validity: just as an undetectable amount would infringe the patent, it could also invalidate the patent by anticipation if it existed before the application. The court found that the methods of the expired patent would produce at least traces of hemihydrate, just as SmithKline insisted, so the compound itself was not novel when SmithKline filed its patent application for the hemihydrate. Even though the hemihydrate was not previously known or recognized, the court reasoned that the methods of the expired patent enabled one of ordinary skill to produce it, because there was no clear evidence that making the hemihydrate required a process different from the process for making the anhydrate. Therefore, the expired patent 'inherently' anticipated claim 1 of the hemihydrate patent.

The inherent anticipation doctrine is not new, of course, but its scope seems to be broadened by the new SmithKline decision. A recent case, Schering v. Geneva, clarified the standards for inherent anticipation in compound patents. In Schering, a patent claiming a metabolite of a drug was invalid because the metabolite was inherently anticipated by prior uses of the drug.7 Evidence showed that the metabolite 'necessarily and inevitably' formed when the drug was ingested: the drug was given to 864 patients, "all of whom formed measurable amounts" of the metabolite. It seemed important to the Schering court that the inherently anticipating metabolite was always formed in detectable amounts, even though it had not actually been detected; the court also noted that the metabolite was an active form of the drug. Schering thus held that a drug metabolite was inherently anticipated by methods of administering the drug to a patient: neither the existence nor the structure of the metabolite needed to be recognized for inherent anticipation to arise, as long as the metabolite was always formed, and was the natural result of practicing the prior art. But Schering did not clarify whether the amount or the activity of the metabolite was important.

In SmithKline, the court now finds inherent anticipation even though there is no clear and convincing evidence that the methods of the PHC patent would produce a detectable amount of the hemihydrate, or that any hemihydrate would have been formed before the filing date of the hemihydrate patent application.8 This suggests that inherent anticipation can arise even if no detectable or relevant amount of the substance existed prior to the filing of a patent application.

The SmithKline opinion states that inherent anticipation requires only an enabling disclosure, not awareness of or reduction to practice of the inherent subject matter.9 However, it is not clear at what point enablement should be assessed. There was no evidence that the off-patent method would have produced hemihydrate when the application claiming the compound PHC was filed in 1975. Indeed, the appellate court accepted the trial court's finding that there was no 'clear and convincing' evidence that the hemihydrate existed at all prior to SmithKline's discovery of it in 1985. The court also said, "whether it was actually possible to make pure PHC anhydrate before the critical date of the [hemihydrate] patent is irrelevant ... the [PHC] patent discloses a method of manufacturing PHC anhydrate that naturally results in the production of hemihydrate." This seems to indicate that the court assessed enablement at some time after the critical date for the patent, since the trial court only concluded that the hemihydrate was the 'natural result' of making PHC in a seeded environment, and there was no evidence of any source of hemihydrate 'seed crystals' before 1985, or possibly 1984.

As Judge Newman observed when dissenting from the denial of a full rehearing, the new decision calls into question the validity of patents to "any antibiotic, hormone, or antibody that existed anywhere in nature, even though unknown and undetected, prior to the filing of an application claiming the chemical species." Such a broad inherent anticipation doctrine seems to allow a described process to anticipate every compound X that could result from that described process, based on later evidence that practicing the process produces at least a trace amount of X, whether or not X was relevant, expected, or detected.

There are two unusual elements in this decision. First, the Federal Circuit panel appears to find as a fact that the prior art method necessarily produces some hemihydrate; but according to the trial court this was only established as a 'fact' in a seeded facility. Second, the appeals court apparently discussed the basis for the panel's new decision while deciding to deny en banc review of the first Federal Circuit decision, since Judge Newman, who was not on the SmithKline panel, wrote a dissent that was entirely based on objections to the new opinion. This seems odd, since a decision on rehearing the first decision should not require consideration of alternative outcomes; more importantly it suggests that the majority of the judges discussed and approved of the new decision. The SmithKline decision thus suggests that a broad inherent anticipation doctrine is generally accepted by the Federal Circuit.

Logically, the result in SmithKline should allow Apotex to practice the expired PHC patent: that, after all, is central to the social bargain that a patent represents. The Federal Circuit did achieve that result. However, the impact of its broadening of the inherent anticipation doctrine may be detrimental to patentees of certain chemical inventions. Judges Lourie and Newman dissented from the denial of en banc rehearing in Schering, because they found the inherent anticipation doctrine too broad. SmithKline seemingly makes the rule even broader, which prompted Judge Newman's latest commentary. As a policy matter, it is not clear that a broad inherent anticipation rule is good: it places patentees in the uncomfortable position of not knowing whether their patents might be invalidated by a reference, perhaps not even closely related to their own research. For example, a patent on a new compound with pharmaceutical activity could be invalid if the compound was later shown to be a metabolite of some other drug, even if the other drug was used for a seemingly unrelated purpose. Such heightened uncertainty reduces incentives for research and for disclosure in the form of patents.

Because of the importance of this case to SmithKline, it seems likely to resurface.10 For now, though, it should serve as a reminder that patent applicants should be particularly careful when drafting claims to a chemical species that could have existed before the application was filed, such as a new polymorph of a known compound, an isolated natural product, or a drug metabolite. For example, a claim to 'compound X' may be anticipated by later discovery that X is produced or enabled by methods in the prior art. But a claim to 'substantially pure' compound X would not be so easily anticipated, and a claim to 'a pharmaceutical composition comprising compound X' might not be. Of course a claim to 'substantially pure compound X' might not stop a competitor from making a mixture containing X; so it may be prudent to claim a pharmaceutical composition comprising X, too, or to claim a mixture containing at least a certain percentage of X.11 This case also reinforces the importance of using claims of multiple types (uses, compositions, formulations, product-by-process) and varying scope, since the oft-favored compound claim proved most easily invalidated in this instance. A compound claim might be anticipated under this standard, while a claim to its use or methods of making it might still provide effective protection. Such claims would not have prevented Apotex from making PHC containing traces of hemihydrate, but they would generally ensure that patent applicants retain some protection for their primary inventions. This broadening of the inherent anticipation doctrine thus illustrates why inventors of chemical inventions should develop a claim drafting strategy in consultation with a skilled patent attorney who understands their invention, their business strategy, and the current state and trends of the ever-changing U.S. patent law.

Footnotes:
1) SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 03-1285, -1313, 2005 U.S. App. LEXIS 5675, 2005 WL 788426 (Fed. Cir. 2005). The en banc decision and new opinion are also available online at the Federal Circuit's web site, www.fedcir.gov in the Daily Log for April 8, 2005.
2) That is the entire first claim of U.S. Patent No. 4,721,723, and is the only patent claim asserted by SmithKline.
3) SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 365 F.3d 1306, 70 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 2004).
4) The record suggests that the doctors and subjects involved in the clinical trial were not under any secrecy obligation. Neither their knowledge of the compound nor the absence of confidentiality agreements necessarily rendered the trial a public use, but proper confidentiality agreements should have prevented the clinical trial from being considered a public use.
5) Whether a particular use is 'public' or 'experimental' is decided by the court (it is a question of law), based on underlying facts. Here, the court may have disagreed with the precedent created by the first opinion, or they may have felt that the factual record for the decision was incomplete rather than that the decision was incorrect.
6) The district court had said that the claim would be indefinite and hence invalid if it covered an undetectable amount of hemihydrate; it construed the claim to require a detectable or a 'commercially significant' amount of hemihydrate. SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 247 F. Supp. 2d 1011 (N.D. Ill. 2003). However, the Federal Circuit overturned that claim construction and held that the claim covered any amount, even a single undetectable crystal.
7) Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).8) The district court heard testimony from an expert who was "absolutely convinced" that no hemihydrate existed before December 1984, when a batch of PHC made by SmithKline contained it; but the court found that "no one knows when the hemihydrate form of paroxetine came into existence." 247 F. Supp. 2d 1011, 1022 (N.D. Ill. 2003).
9) It is often stated that inherent anticipation only arises if an omitted claim limitation necessarily results from practicing a prior invention. See, e.g., Toro Co. v. Deere Co., 355 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2004). It is not clear that hemihydrate would necessarily result from practicing the methods in the expired patent--certainly not in an unseeded environment, or before the discovery that led to the patent on the hemihydrate.
10) Or perhaps not: SmithKline recently settled an antitrust claim related to this litigation, agreeing to pay $65 million to consumer groups to settle claims that SmithKline engaged in sham litigation to extend its patent monopoly on Paxil.® Nichols v. SmithKline Beecham Corp., 00-cv-6222 (E.D. Pa. 2005).
11) In fact, SmithKline's patent on the hemihydrate included claims to 'substantially pure' hemihydrate; but those claims could not credibly be asserted against Apotex, since the samples of PHC that Apotex made were primarily, if not entirely, the anhydrate form. Thus those claims were not litigated and were not held invalid--nor did they enable SmithKline to exclude Apotex from producing PHC containing traces of hemihydrate.

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