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2008. 02.01

アメリカ合衆国最高裁判所、特許権消尽論に直面

アメリカ合衆国連邦最高裁判所で2008年1月16日、重大な特許訴訟(Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc., No. 06-937)の口頭弁論が行われた。クオンタの判断に際し、裁判所は、購入者による購入部品の使用に制限を課すことができる特許権者の特許法上の権利が、ライセンシーによる特許部品の許可された販売によって消尽するか否かという論点を扱う。

特許権消尽論--ファースト・セール・ドクトリンとも呼ばれる--は、特許権者が、将来の購入者に対して侵害訴訟を提起することによって特許品の再販売から利益を得ることを妨げている。特許権者は、一般に、特許法に基づいて、他の者が米国において特許発明[品]を製造し、使用し、販売することを妨げる権利を有する。ただし、特許権消尽論に基づき、特許品の許可された販売が最初に行われた時点で販売されたその製品に関する特許権者の特許権が消滅することによって、その製品のその後の使用または販売について特許権者の支配は制限されることとなる。事実上、特許権の消尽により、特許権者は特許製品一つにつき一回のロイヤルティを得ることに制限される。

背景

被告のLG Electronics, Inc.(LG電子)は、パーソナル・コンピュータの部品およびその部品に関連する様々なコンピュータの機能に関連する特許のポートフォリオを所有している。LG電子は、Intel Corporation (インテル)が特許部品(すなわち、マイクロプロセッサおよびチップセット)を製造、使用および販売すること、ならびにそれらの部品と他の製品を組み合わせることを許諾する契約により、自社の特許をインテルにライセンスした。インテルが特許部品を(単体または組み合わせにより)販売する権利には制限はなかったものの、当該ライセンスにおいてインテルは、当該部品の購入者が購入部品と非インテル製品を組み合わせる権利について、LG電子が特許権を留保している旨の「通知」を当該部品の購入者に対して行う義務を課されていた。具体的には、インテルによる販売先への通知には、LG電子からインテルに対し許諾されたライセンスの対象にインテル製品の使用は含まれているものの、当該ライセンスは「明示か黙示かを問わず、インテル製品と非インテル製品を組み合わせて製造された、如何なる製品にも及ばない」旨が記されていた。

Quanta Computer, Inc.(クオンタ)およびその他のコンピュータメーカー数社が、インテルのチップセットおよびマイクロプロセッサを購入し、コンピュータを製造するために自社製品とこれを組み合わせたところ、LG電子は、当該組合せが当該部品に関するLG電子のシステム・方法特許を侵害するとして、それらのコンピュータメーカーを相手取って特許侵害訴訟を提起した。米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、特許権消尽論によれば、特許発明を実施する製品が最初に販売された(ファースト・セール)後は特許権者が自己の特許権を権利行使することは認められないという理由で、システム特許についてメーカー側に有利な判断をした。

LG Electronics, Inc. v. Bizcom, 453 F.3d 1364(Fed. Cir. 2006)において、連邦巡回控訴裁判所は、システム特許に関する地裁の判断を覆した。連邦巡回控訴裁判所の判断では、特許権の消尽は「付帯条件のない販売」によって発生すること、および「論点となる販売が2つある」ことが指摘された。すなわち、LG電子からインテルに対するライセンスの許諾、および特許の対象となっているマイクロプロセッサおよびチップセットの許可されたライセンシーとしてのインテルからクオンタその他のコンピュータメーカーに対する販売である。連邦巡回控訴裁判所は、インテルからメーカーに送付された通知が「明示的に[販売先による]LG電子の組合せ特許の侵害を禁じた」ため、インテルによるクオンタへの販売行為は「条件付き」であり、従って、特許権の消尽は適用されないと判示した。

最高裁判所におけるブリーフィング

最高裁判所に提出された準備書面において、クオンタは、最高裁判所の判例に基づく特許権消尽論の適用基準は、ライセンシーによる販売が「許可された」ものであったか否かという点であり、条件付きであったか否かではないと主張した。クオンタは、インテルの販売権限について、LG電子は如何なる制限も課していないため、インテルによるクオンタへの部品の販売は「許可された」販売であり、従って、特許権は消尽したと主張した。クオンタは、特許権消尽論によれば「特許権者は、ライセンシーの製造権または販売権に条件を付けることはできるが、ある商品について、特許独占権を消滅させることなくライセンシーに対してその商品を販売する権利を付与することはできない」と説明した。

訟務長官は、連邦政府の代理人としてクオンタを支持する準備書面を提出し、インテルが販売した特許品の使用を制限できるLG電子の権利は、ファースト・セール・ドクトリンにより消尽されたとする結論に賛同した。

LG電子は、特許部品の許可された販売は、特許システム・方法(メーカーが購入品のチップと非インテル製品を組み合わせたことにより侵害されたもの)を対象とする別の発明についての自社の特許権に影響しないという理由で、自社の特許権は、本件の状況下では消尽されていないとの主張を維持した。LG電子は、特許権消尽論を拡大すること(部品について、許可された販売が行われると、部品そのものに関する特許に加えて、別途特許された組合せ発明[に関する権利]も消尽する)をクオンタは求めていると主張した。

最高裁判所での口頭弁論

2008年1月16日の口頭弁論において、裁判官は、主に、ライセンシーに制限を課すことにより、特許権者が購入者の特許品の使用を支配できる範囲について審問した。

例えば、裁判官のうちの数名は、(1) ライセンシーの販売する権利を、禁止された用途のためにその製品を使用する者に販売しないことを条件とすること(クオンタの弁護士によれば特許権を消尽させない。)、および、(2) ライセンシーに対して、なんら制限の無い完全な販売権を付与するが、当該ライセンシーに、禁止されている用途についての「通知」を顧客に交付する義務を課すこと(クオンタの弁護士によると特許権を消尽させる)、の2点を明確に区別することに取り組んだ。最高裁判所長官は、LG電子が契約書において僅かに異なる表現をしていれば、「貴殿が、特許法上非常に悪い(望ましくない)と主張している結論と同じ結果を達成」出来たであろうから、本件は最終的には「[ライセンス]契約をどのような文言にするか」の問題であるとした。クオンタの弁護士は、ライセンシーに制限を課すことによって、特許権者の権利を以後の購入者にまで拡大することは可能であることを認めたが、かかるライセンス制限により、特許権消尽論上は、以後の販売は「許可されていない」ため(特許権消尽論によれば、ライセンシーと購入者の双方に侵害の責任がある)、そのような状況下では、インテルはLG電子とライセンス契約を締結したはずはないと主張した。

アミカス・キュリエ(法廷助言者)として連邦政府を代理してクオンタを支持している訟務副長官は、裁判所の判例は100年以上もの間、ライセンスと販売を区別してきており、インテルへのライセンスの許諾が特許権消尽における「販売」を構成すると連邦巡回控訴裁判所が判断したことは、「完全な誤りである」と主張した。同副長官は、制限付きライセンスの場合は、ライセンシーが販売に係る制限に従っていない(例えば、製品を制限的な方法で使用することに同意するよう購入者に求めない、等)ため、その販売は「許可されていない」のであり、特許権者は、特許権に基づいて違反したライセンシーおよび購入者の双方を訴えることができると説明した。ただし、逆にライセンシーがライセンスに係る制限を遵守した場合において、購入者が、購入品を制限された方法で使用しないとの契約に違反している場合は、販売そのものは「許可された」ものであるため、その製品に関して特許権は消尽していることから、特許権者の救済は契約上の救済に限られることとなる。

ブライヤー判事は、ある顧客が自転車のペダルを購入した場合、このペダルに関する特許を保有する特許権者が、特許侵害を主張することにより、当該顧客による当該製品の使用を支配し得る(または当該使用に対して追加支払を要求し得る)範囲についての仮定の話を提示した。同判事は、反トラスト法や契約法上の動産の譲渡に制限を課すことは好意的に受取られていない点など、他の制限法理が潜在的に適用できる可能性を理由として、特許権者は、最高裁判所長官が示唆したような方法によって常に特許権消尽論を「回避して契約」できる訳ではないとした。

判事らは、スーター判事が呼ぶところの「しわ」、すなわち、本件における特許権消尽の論点は、部品そのものの特許侵害ではなく、システムおよび方法(例えば、コンピュータ・システム内における部品の使用方法)の特許侵害であることにも焦点を当てた。LG電子の弁護士は、部品自体の特許権は、[当該部品の]販売により消尽するが、その部品の使用に関する別個の特許権は消尽しないため、裁判所は、特許権消尽論は該当する製品自体を対象とする特許に関してのみ適用されるものとして、「黙示のライセンス」の法理における「関連特許」(例えば、システム・方法特許)に関する法的問題を検討すべきであると主張した。最高裁判所長官は、コンピュータ・システムに搭載することが、購入品を使用する唯一の方法であると述べた。さらに、ブライヤー判事は、上記の自転車ペダルの仮定に再度言及し、製品を「道理に適った唯一の用途」に使用する下流の購入者に対して、特許権者が侵害請求を提起することを妨げる何等かの法理--その法理の名称の如何に関らず--がなければならないと述べた。

これに対して、LG電子の弁護士は、特許品を使用する際のプロセスについて別の特許がある場合は、異なる判断となることを示唆するUnited States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)の文言を強調した。同弁護士は、そのような場合においては、特許権の消尽ではなく、「黙示のライセンス」が用いられるべき正しい法理であること、また、システム・方法特許を侵害する態様により部品を使用する権利は付与されていないことをLG電子は(ライセンシーたるインテルを介して)購入者に対し、明示的かつ明確に通知していたとして、本件において黙示のライセンスはなかったと下級裁判所が判断したことを主張した。

また、スティーブンス判事の質問に対し、LG電子の弁護士は、Mallinckrod 事件において連邦巡回控訴裁判所が下した「消尽は、付帯条件のない販売のみに適用される」とした判決について、本件に勝訴するために弁護する必要はないと述べ、同判決を弁護しないと回答した。

当事者の主張を鑑みるに、最高裁判所が判断しなければならない決定的な論点は、一方においては、部品に関する別個の特許の登録が、他方においては、その部品の道理にかなった方法または合理的な使用が、特許権者が下流の購入者による購入品の使用を制限できる範囲に影響するか否かという点であるように見受けられる。裁判所は6月末までにクオンタに対する判決を申し渡すものと予想されている。

* * *

注: モリソン・フォースターLLPは、申立人(クオンタ・コンピュータ・インク等)を支持する準備書面を提出したアミカス・キュリエ(法廷助言者)のGen-Probe Incorporatedの代理人を務めた。


The Supreme Court of the United States Confronts Patent Exhaustion

The Supreme Court of the United States heard oral arguments on January 16, 2008, in a significant patent case: Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc., No. 06-937. In deciding Quanta, the Court will address the question of whether a licensee's authorized sale of patented components exhausts the right of the patent holder under patent law to restrict purchasers' use of those articles.

The patent exhaustion doctrine--also known as the first sale doctrine--prevents a patent holder from profiting from the resale of a patented article by bringing infringement actions against future purchasers. By virtue of the Patent Act, patent holders generally have the right to prevent others from making, using, or selling any patented invention in the United States. Under the patent exhaustion doctrine, however, the first authorized sale of a patented device terminates the patent holder's patent with respect to the particular device sold, thereby limiting the patent holder's control over subsequent uses or sales of that particular device. In effect, patent exhaustion restricts the patent holder to one royalty per patented device.

Background

Respondent LG Electronics, Inc. (LGE) owns a portfolio of patents related to components of personal computers and to various computer functions associated with those components. LGE licensed its patents to Intel Corporation in an agreement that permitted Intel to make, use, and sell the patented components (i.e., microprocessors and chipsets), and to combine those components with other products. Intel's authority to sell the patented components (by themselves or in combination) was unrestricted, but the license required Intel to provide "notice" to the purchasers of such components that LGE preserved its patent rights with respect to the purchaser's ability to combine the purchased components with non-Intel products. Specifically, Intel's notice to purchasers stated that, although use of Intel's products was covered by Intel's license from LGE, that license "does not extend, expressly or by implication to any product that you make by combining an Intel product with any non-Intel product."

When Quanta Computer, Inc. and several other computer manufacturers bought Intel's chipsets and microprocessors and combined them with their own products to manufacture computers, LGE brought patent infringement suits against those computer manufacturers, claiming that the combination infringed LGE's system and method patents related to the components. The U.S. District Court for the Northern District of California found in favor of the manufacturers with respect to the system patents on the ground that the patent exhaustion doctrine prevents a patent holder from asserting its patent rights after the first sale of an article that embodies the patented invention.

In LG Electronics, Inc. v. Bizcom, 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006), the Federal Circuit reversed the district court's ruling with respect to the system patents. The Federal Circuit's analysis stated that the patent exhaustion doctrine is triggered by "an unconditional sale" and that "[t]here are two sales at issue here"; namely, the license LGE granted to Intel, and the sale by Intel to Quanta and the other computer manufacturers as authorized licensee of the patented microprocessors and chipsets. The Federal Circuit held that, because the notice Intel provided to the manufacturers "expressly prohibited [the purchasers] from infringing LGE's combination patents," the sale by Intel to Quanta was "conditional" and, therefore, patent exhaustion did not apply.

Briefing at the Supreme Court

In briefs filed with the Supreme Court, Quanta asserted that the touchstone for the applicability of the patent exhaustion doctrine under Supreme Court precedents was whether the sale by a licensee was authorized, not whether it was conditional. Quanta maintained that LGE did not undertake to impose any restrictions on Intel's authority to sell; thus, Intel's sale of the components to Quanta was an "authorized" sale and patent exhaustion was triggered. Quanta explained that, under the patent exhaustion doctrine, "a patent owner can place conditions on a licensee's right to make or sell, but it cannot authorize the licensee to sell an article without exhausting the patent monopoly in that article."

The Solicitor General filed a brief in support of Quanta on behalf of the United States and agreed that the first-sale doctrine exhausted LGE's right to restrict the use of the patented articles that Intel sold.

LGE maintained that its patent rights were not exhausted under the circumstances presented because the authorized sale of the patented components does not affect its patent rights with respect to the separate invention covering patented systems and methods -- which was infringed by the manufacturer's combination of the purchased chips with non-Intel products. LGE asserted that Quanta was seeking an extension of the patent exhaustion doctrine whereby separately patented combination inventions are exhausted (in addition to the patent with respect to the component itself) as a result of the authorized sale of a component.

Supreme Court Oral Argument

At oral argument on January 16, 2008, the Justices primarily inquired about the extent to which the patent holder can control a purchaser's use of a patented article by placing restrictions on the licensee.

For example, several Justices grappled with the distinction between (1) conditioning a licensee's authority to sell on its not selling to someone who will use the article for a prohibited purpose (which, according to Quanta's counsel, does not trigger patent exhaustion), and (2) giving the licensee complete authority to sell without restriction but requiring such licensee to give customers a "notice" of the prohibited uses (which Quanta's counsel said exhausts the patent). The Chief Justice noted that the case then merely boils down to "how you word the [license] contract" because, with slightly different drafting, LGE could have "achieve[d] the same result that you say is so bad under the patent laws." Quanta's counsel conceded that the extension of the patent holder's rights to reach subsequent purchasers could be achieved by restrictions on the licensee, but asserted that the consequences of such a license restriction would be to make the subsequent sale "unauthorized" for the purpose of the patent exhaustion doctrine--thereby rendering both the licensee and the purchaser liable for infringement--and that Intel presumably would not have entered into the license agreement with LGE under those circumstances.

The Deputy Solicitor General, arguing for the United States as amicus curiae in support of Quanta, asserted that the Federal Circuit was "just wrong" to say that the granting of the license to Intel constituted a "sale" for exhaustion purposes, because the Court's precedents for more than a century have maintained a license-versus-sale distinction. He explained that in a restricted license case the licensee fails to satisfy restrictions pertaining to the sale (e.g., by not requiring purchasers to agree to use the article in a limited fashion), so the sale is "unauthorized" and the patent holder could sue both the noncompliant licensee and the purchaser under patent law. But if the licensee does comply with the license restrictions, and it is the purchaser that breaches its agreement not to use the purchased article in the restricted manner, the patent holder's remedy would lie only in contract because the sale itself was "authorized" and, as a result, the patent was exhausted with respect to that article.

Justice Breyer posed a hypothetical involving a customer's purchase of bicycle pedals and the extent to which the pedal patent holder could seek to control the purchaser's use of such product (or demand additional payment for such use) under threat of patent infringement. Justice Breyer suggested that the patent holder could not always "contract around" the patent exhaustion doctrine in the manner the Chief Justice suggested because of the potential applicability of other limiting doctrines, such as antitrust and the disfavored treatment of restraints on alienation of chattels in contract law.

The Justices also focused on what Justice Souter called the "wrinkle" that the exhaustion issue in this case involves the infringement of the patents on systems and methods (e.g, the way in which the components are used within the computer system), rather than the patents on the components themselves. According to counsel for LGE, the patent on the components alone was exhausted by the sale, but not the separate patent covering the use of those components, and the Court should analyze the legal issues regarding "related patents" (e.g., systems and method patents) under the doctrine of "implied license"--leaving the patent exhaustion doctrine to apply only with respect to the patent covering the article itself. The Chief Justice commented that the use of the purchased article in computer systems was the only manner in which to use those articles. In addition, Justice Breyer reasserted his bicycle-pedal hypothetical to make the point that--whatever one calls the doctrine--there must be some doctrine that prevents patent holders from bringing infringement claims against downstream purchasers who use the article for its "only logical use."

In response, LGE's counsel emphasized the language from United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942), which suggested that it would be a different case if there was a separate patent on the process involved in using the patented article. Counsel asserted that "implied license," rather than patent exhaustion, is the correct doctrine to use under those circumstances, and that the courts below found that there was no implied license here because LGE (through licensee Intel) gave express and clear notice to purchasers that it was not conferring rights with respect to the use of the component in a manner that would otherwise infringe the systems and methods patent.Statement.

In response to a question from Justice Stevens, LGE's counsel also declined to defend the Federal Circuit's Mallinckrodt decision holding that exhaustion applies only to unconditional sales, stating that he did not need to do so in order to win this case.

The critical issue for the Supreme Court to determine, given the positions of the parties, appears to be whether the separate patenting of components, on the one hand, and the logical or reasonable uses of those components, on the other, affects the extent to which a patent holder can seek to restrict downstream purchasers' use of the article sold. The Court is expected to decide Quanta by the end of June.

* * *

Note: Morrison & Foerster LLP represented amicus curiae Gen-Probe Incorporated, which filed a brief in support of petitioners (Quanta Computer Inc., et al.).

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